VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LA CANCELACIÓN MARCARIA A PROPÓSITO DEL PRECEDENTE VINCULANTE RESOLUCIÓN Nº 0410-2020TPI-INDECOPI

autor: Jassen Bazán Burga

 Sumario

El presente trabajo tiene como fin exponer los criterios de valorización de la prueba en el procedimiento de cancelación marcaria y su evolución, asimismo la interacción de las normas de la comunidad andina.

Introducción

La propiedad intelectual entendida como una herramienta de ventaja competitiva en el mercado en mayor o menor escala, es un activo muy valorado por los agentes económicos pues específicamente la marca y sus funciones de distintividad hace posible tener una cuota de mercado ya establecida por la preferencia y fidelidad de los consumidores, más aún cuando la marca simboliza la innovación. Por tanto, al este derecho tener una vigencia de 10 años, da a su titular el derecho exclusivo oponible a terceros para el uso de la marca. Sin embargo, muchas veces estas marcas no prosperan por diversos motivos en el giro de negocio donde el titular lo utiliza, haciendo que cualquier tercero se vea restringido de acceder al mercado por una restricción que no tiene un fundamento material valido,

Por otro lado, la protección marcaria entres sus fines la protección del esfuerzo de los agentes económicos quienes intentan día a ida penetrar al mercado con su productos o servicios, identificados con un signo distintivo que la diferencia de sus competidores. Asimismo, el profesor colombiano Antequera señala que, el derecho sobre los signos distintivos tiene asimismo como objetivo la tutela del consumidor, quien no debe ser sometido a confusión ante la presencia de medios identificadores idénticos o similares, que no le permitan distinguir entre los diferentes productos o servicios de la misma clase (o que tengan conexión competitiva) o identificar el origen empresarial de cada uno de ellos, para poder elegir los de su preferencia (Antequera Parilli, Pág. 367, 2009),

La cancelación marcaria

Nuestra legislación vigente nos da un concepto de cancelación marcaria, cuyo motivo más frecuente es la falta de uso de la marca registrada. El artículo 165 de la Decisión 486[1] establece que, a solicitud de persona interesada, la oficina competente de Indecopi cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros de la comunidad andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa, es decir se otorgue el derecho exclusivo de la marca a su titular cuya resolución tenga la calidad de cosa decidida por parte de nuestra oficina de propiedad intelectual, Indecopi. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. Existiendo así una dualidad de acciones que puede realizar un tercero o un solicitante de una marca para lograr la adquisición del derecho de propiedad intelectual.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

Esta última finalidad, en la legislación argentina sobre propiedad intelectual es el pilar fundamental puesto que como indica los profesores argentinos Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, el repertorio de signos con capacidad distintiva que la imaginación humana ha logrado es amplio pero no es infinito, de esta simple observación se desprende que el registro de marcas que no serán utilizadas con su fin específico, que es el de identificar bienes y servicios, puede servir para obstaculizar el registro de marcas de signos distintivos que si cumplirían con tal función. (Eduardo Bertone & Cabanellas de las Cuevas,Pág. 108,  2008), Considerando lo descrito en las líneas anteriores Indecopi además de tener las competencias para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual también es nuestra agencia de competencia de tal manera que también es la encargada de vigilar la entrada y salida del mercado de los agentes económicos, por tanto, también encargada de quitar los obstáculos para el acceso al mercado.

La valorización de las pruebas

A manera de conceptualizar, primero se observarán los principios de la valorización de la prueba como los desarrolla brevemente el profesor Obando,

  1. La valoración es una operación mental sujeta a los principios lógicos que rigen el razonamiento correcto. La lógica formal ha formulado cuatro principios:

1) principio de identidad, que implica adoptar decisiones similares en casos semejantes, manteniendo el razonamiento realizado para ambos casos;

2) principio de contradicción, significa que los argumentos deben ser compatibles entre sí; no se puede afirmar y negar al mismo tiempo una misma cosa;

3) principio de razón suficiente, apela al conocimiento de la verdad de las proposiciones; si las premisas son aptas y valederas para sustentar la conclusión, ésta será válida;

4) principio de tercero excluido, en el caso de que se den dos proposiciones mediante una de las cuales se afirma y la otra niega, si se le reconoce el carácter de verdadera a una de ellas, no hay una tercera posibilidad, la otra falsa.

 Los pilares de un razonamiento correcto se explican a través de dos principios: de veracidad y racionalidad. Además, la motivación de una resolución judicial supone una justificación racional, no arbitraria, de la misma, mediante un razonamiento no abstracto sino concreto. Esa justificación de la resolución deberá incluir:

  1. el juicio lógico que ha llevado a seleccionar unos hechos y una norma;
  2. la aplicación razonada de la norma, y,
  3. La respuesta a las pretensiones de las partes y sus alegaciones relevantes para la decisión.
  4. La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo resolvió también la Cas. N° 3244-2010-Lima). En general, tenemos que control de logicidad importa la verificación del razonamiento del juzgador. Si bien es potestad reconocida al juez superior, es vital que el apelante sustente en su recurso impugnatorio el análisis de la aplicación de los principios lógicos, a efectos de evidenciar con mayor certeza los casos de irrazonabilidad de los pronunciamientos en los casos en que se presenten. Mientras que la sentencia arbitraria excede el límite de la capacidad interpretativa que el ordenamiento jurídico deja al arbitrio del juez. La categoría de sentencia arbitraria se encuentra muy vinculada con la aplicación de los principios lógicos en la elaboración del fallo. (Obando Blanco, Pág. 3, 2013)

 Al respecto, la carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro, cuyo superior jerarquico quien dara la calidad de cosa deicidida y agotamiento de la via administrativa otorgara un derecho preferente al accionante de la cancelación marcaria. De tal manera que la autoridad le correspondera valorizar los medios probotarios para la acreditación del uso del signo distintivo. Entonces la incognita que se deja es cual sera el medio probatorio idoneo. Nuestra autoridad encargada de los derechos de propiedad intelectual ha emitido diversos pronunciamientos sobre la idnoeidad del signo distintivos, especificamente los de nombre comercial que detallaremos brevemente:

Resolución N° 2500-2012/CSD-INDECOPI

“Los catalogos DUTY FREE DE AEROMEXICO, DUTY FREE DE MEXICANA y las revistas ESCALA DE AEROMEXICO, si bein podrian acreditar la oferta de productos identificados con la marca N NIVADA y logotipo a pasajeros a bordo de las aerolineas  AEROMEXICO y MEXICANA, según lo dispuesto por el art. 7 de la Ley N°27261, Ley de Aeronautica Civil, dicho acto de oferta a borodo no puede ser considerado como un acto de oferta dentro del territorio nacional o de la Comunidad Andina, po lo que tales documentos no resultan suficientes para acreditar que tales producros estuvieron puestos en el comercio o que se encontraron disponibles en alguno de los paises miembros, Y aun en el caso de haberse acreditado la comercialización efectiva de algunas de los productos ofertados en dichos catalogos, tal comercialización se entenderia coo realizada en el territorio del Estado de la matrcula de la aeronave, es este caso Mexico, pais que no forma parte de la Comunidad Andina”.

Resolución N°2524-2012/CSD-INDECOPI

“Si bien los combrobantes de pago consignan la denominación PERULAB S.A. en la parte superior izquierda, estos no constituyen medios probatorios idoneos que permitan acreditar el uso del nombre comercial alegado, ya que del contenido de los mencionados comprobantes se advierte que los productos ahí consginados han sido transferidos atitulo gratuito, por lo que no acreditan que la opositora realice actividades economicas relacionadas con la comercializción de productos de las clases 05 y 10 de la Clasificación Internacional identificados con el signo PERULAB S.A.”

(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Pág. 46, 2013)

Por tanto, se puede concluir que el medio probatorio idoneo es aquel que demuestre la función identificadora del producto o servicio en el mercado, en caso de productos su oferta y comercialización en el mercado y en el caso de servicios la utilización del signo en la imagen institucional del giro de negocio, pero el reciente pronunciamiento nos demuestra que posterior a la posición tradicional de la cancelación de la marca y el medio probatorio idoneo en el procedimeinto de acción de cancelación de marca, puesto que como lo anticipo el profesor Lindley La figura de la cancelación es un mecanismo que brinda una solución al problema generado por el sistema atributivo de derechos, en tanto elimina del registro aquellos signos que generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas y aproximando la realidad formal (la del registro) a la material (la del mercado), Asimismo Para poder entender cada una de las causales de cancelación de una marca, se debe considerar la lógica que las encierra. Así, se deberá evitar aplicar la norma con interpretaciones literales, pues se podría llegar a situaciones absurdas como:

  • evaluar tiempo y modo de uso, sin considerar el factor objetivo;
  • intentar reivindicar un derecho de preferencia cuando se obtuvo una cancelación por vulgarización; o como
  • tener que esperar tres años para cancelar una marca que se ha vulgarizado y que su titularidad importa un obstáculo de acceso al mercado, o que es igual o semejante a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, generando daños a terceros. (Lindley-Russo,Pág. 335, 2015)

 Sobre los precedentes vinculantes anteriores, Resolución N° 305-97-TRI-SPI-INDECOPI y a Resolución Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI

 El referido Precedente fue de gran utilidad en su época, dado que se fijaron ciertas reglas para la procedencia de las acciones de cancelación por falta de uso planteadas contra registros de marcas que habían sido otorgadas bajo las Decisiones Andinas que no se encontraban vigentes al momento en que la Decisión 344 entró en vigor.

Bajo esos parámetros de referencia, la Sala empiezo su análisis a la segunda parte de lo consignado en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, llegando preliminarmente a concluir que aquella se decantaba también por la aplicación inmediata de la norma jurídica. Entonces, precisó la Sala, a partir del 1 de enero de 1994 la Decisión 344 había empezado a regir en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, quedaba aún pendiente por definir qué sucedía concretamente con las acciones de cancelación por falta de uso interpuestas al amparo de la Decisión 344 pero respecto de registros otorgados bajo la vigencia de las Decisiones anteriores.

Sobre el particular, se aclaró que la Decisión 344 se aplicaba a situaciones futuras de derechos de propiedad industrial otorgados bajo la vigencia de la normatividad antigua, regulando así las consecuencias futuras de situaciones jurídicas pasadas. En términos prácticos, el Precedente estableció las siguientes reglas:

  1. Respecto de marcas otorgadas bajo la vigencia de la Decisión 85, esto es, desde el 17 de mayo de 1975 y el 11 de diciembre de 1991 (cuando no se regulaba la figura de la cancelación por falta de uso), la carga del uso debía ser asumida por su titular a partir del 1 de enero de 1994 (aplicación inmediata de la Decisión 344).
  2. Respecto de marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 311 (pero sólo específicamente entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991), si ya había transcurrido el plazo de los cinco años de no uso desde la concesión de su registro, regía el plazo previsto en la Decisión 311 (cinco años), aunque no hubiesen transcurrido los tres años previstos contados a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344. iii. Respecto de marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 311 (pero sólo específicamente entre el período comprendido entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 1992) o bajo el régimen de la Decisión 313 (entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993), a partir del 1 de enero de 1997 podía aplicarse el plazo más breve previsto en la Decisión 344 (tres años).

Sobre estas reglas, merece la pena resaltar el esfuerzo interpretativo del Precedente en calzar los puntos de quiebre de la aplicación de las normas jurídicas debido al conflicto en el tiempo de las Decisiones anteriores a la Decisión 344 con la figura de la cancelación por falta de uso.

  

Sobre el precedente vinculante actual, Resolución Nº 0410-2020TPI-INDECOPI

 De acuerdo con el marco legal vigente, el derecho sobre una marca se adquiere por su registro. Este derecho está condicionado a que el signo solicitado no esté incurso en alguna de las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 135, 136 o 137 de la Decisión 486.

Adicionalmente, la legislación nacional prohíbe el registro de marcas que dupliquen un registro anterior vigente, es decir que se trate de signos idénticos y que distingan todos o algunos de los mismos productos o servicios. En atención a esto último, el titular de una marca puede registrar diversas marcas que presenten elementos distintivos comunes, siempre y cuando presenten elementos adicionales que los diferencien entre sí. Esto es lo que se conoce como marcas derivadas. Sobre este tema, el Tribunal Andino, en el Proceso 509-IP2016 de fecha 24 de abril de 2017, señaló lo siguiente:

“Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”

. No obstante tratarse de marca derivadas, debe precisarse que cada registro resulta ser independiente uno del otro, puesto que, si bien tienen un elemento relevante en común, cada uno protege los elementos adicionales distintivos que los diferencian, tales como colores, fi guras, denominaciones adicionales, etc. En ese sentido, el titular de las marcas derivadas gozará de derechos de exclusiva sobre cada uno de estos registros. Cabe indicar que el titular no sólo adquiere derechos, sino que también asume algunas cargas, como la de tener que demostrar el uso de sus marcas cuando ello sea requerido.

En estos casos, el titular deberá acreditar el uso de cada una de las marcas cuyo registro ostenta. Teniendo en cuenta la naturaleza de las marcas derivadas, y siendo sus registros independientes, cuando se solicite la cancelación por falta de uso de alguna o de algunas de las marcas, no solo será necesario que se demuestre el uso del elemento distintivo común, sino también el de los elementos adicionales que presentan cada una de ellas, puesto que son estos elementos los que permiten diferenciarlas e hicieron posible su registro (caso contrario, se hubiesen denegado por duplicidad). En ese sentido, salvo que se trate del uso simultáneo o conjunto de marcas, no es posible que con un mismo medio probatorio se pretenda acreditar el uso de dos o más marcas derivadas, toda vez que se trata de marcas diferentes, aun cuando compartan un elemento distintivo común. En los casos que se produzca esta situación, dado que es posible que se presenten las mismas pruebas en varios expedientes, corresponderá a la Autoridad determinar a cuál de las marcas materia de cancelación corresponden los medios probatorios presentados, debiendo verifica car para tal efecto cuál de los signos usados resulta idéntico o sustancialmente similar al signo cuyo uso se pretende acreditar. Una vez determinado ello, los medios probatorios analizados para acreditar el uso de una marca no podrán ser considerados en los procedimientos de cancelación de las otras.

  Bibliografía

Antequera Parilli, R. (2009). ESTUDIOS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR. Bogota: Temis.

Eduardo Bertone, L., & Cabanellas de las Cuevas, G. (2008). Derecho de marcas. Buenos Aires: Heliasta.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013). 20 Años, Propiedad Intelectual. Lima: Indecopi.

Lindley-Russo, A. (2015). Apuntos sobre la cancelación marcaria en el Perú. Revista de la Propiedad Inteletual, 199-236.

Obando Blanco, V. (2013). La valoración de la prueba. jurídica, 2-3.

[1] La Decisión 486 de la CAN regula los distintos elementos de la Propiedad Industrial (Marcas, Patentes, Secretos Empresariales, entre otros) en los países que forman parte de la Comunidad Andina.

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